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2025年2月27日，最高人民法院就深圳市威某电子有限公司与雷某电子有限公司、深圳市某某科技有限公司等侵害发明专利权纠纷案作出（2024）最高法知民终778号二审判决。该二审判决中：

①纠正了一审中被诉侵权产品缺少涉案专利权利要求 1 的技术特征 H，因而未落入权利要求保护范围的认定，二审最高法认定被诉侵权技术方案具备涉案专利权利要求 1、2、7 的全部技术特征，落入保护范围；

②二审认定被诉侵权技术方案的全部特征已被CN208862313U专利（下称“313U专利”）作为抵触申请完整公开，故抵触申请抗辩成立，因而不构成专利侵权。

抵触申请抗辩成功的案例并不多见，以上案例也是笔者检索到的最近的案例。针对上述判决，笔者有着几点思考：

一、现有技术/抵触申请抗辩的法律渊源

《专利法》第六十二条（2008）/第六十七条（2020）规定，在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号，2010年1月1日实施，下称“最高法专利侵权司法解释”）第十四条规定，被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法（2008）第六十二条规定的现有技术。

然而，无论是专利法及其相关司法解释均未就抵触申请抗辩是否能够成为不侵犯专利权的抗辩理由给出明确结论。

事实上，至少在2011年之前，学界对于抵触申请抗辩仍存在较大争议。

被知识产权学界奉为经典著作和必备工具书的《中国专利法详解》（2011年3月第1版）中，其对专利法第六十二条的解释中明确拒绝了“抵触申请抗辩”：

“最后，还需要补充说明两个问题。

第一，不能依据‘抵触申请’进行现有技术抗辩。……，然而根据本条的规定，判断现有技术抗辩是否成立时，不能考虑‘抵触申请’，这是因为‘抵触申请’的内容在专利侵权纠纷所涉及的那一专利权的申请日之前还没有为公众所知，因而还不属于现有技术或者现有设计的范畴”。

然而，最高人民法院副院长在全国法院知识产权审判工作座谈会上的讲话（2010年4月28日）[1]中指出：

“被诉侵权人以实施抵触申请中的技术方案主张其不构成专利侵权的，可以参照现有技术抗辩的审查判断标准予以评判。”

最高人民法院印发《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》的通知（法发〔2011〕18号，2011年12月16日发布）第14条同样指出了上述相同的内容。

专利侵权诉讼中现有技术抗辩制度的法理基础在于授予的专利权必须具备新颖性和创造性，由于职权分离原则的影响，在专利侵权诉讼过程中，法院不能直接评判专利权的有效性，但是，由于专利侵权诉讼属于民事诉讼的一种，仍需要以“化纠纷，减诉累”作为立法价值的目标之一，为平衡民事诉讼中公平与效率，才引入了现有技术抗辩制度。由于抵触申请也同样能够损害在后申请专利的新颖性，并导致在后申请专利无效，依据上述现有抗辩制度的法理基础，被诉侵权人应当有权利主张其实施的是属于抵触申请的专利（抵触申请抗辩）。

随后，最高法在（2013）民提字第225号提审民事判决书中体现了座谈会思想：

“乐雪儿公司用于主张现有技术抗辩的ZL200520015446.8号实用新型专利的申请日虽早于涉案专利申请日，但授权公告日晚于涉案专利申请日，故不构成现有技术，但依法构成抵触申请。由于抵触申请能够破坏对比专利技术方案的新颖性，故在被诉侵权人以实施抵触申请中的技术方案主张其不构成专利侵权时，应该被允许，并可以参照现有技术抗辩的审查判断标准予以评判。”

需要指出的是，尽管早在2013年的案件中，最高法已明确了抵触申请抗辩的可适用性，然而却从未在后续正式的法律条文中对其予以确认（例如，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（2016），以及2020年的修订版），而仅在某些司法指导文件中予以确认，例如：

《上海市高级人民法院专利侵权纠纷审理指引（2011）》第14条规定，在相同侵权中，被控侵权技术方案与抵触申请中的技术方案相同时，可类推适用现有技术抗辩。被诉侵权人以实施的技术是抵触申请中公开的技术方案主张不构成专利侵权的，在相同侵权中才可以类推适用现有技术抗辩，且被控侵权技术方案与抵触申请中公开的技术方案相同时，不侵权抗辩才能够成立；

《北京市高级人民法院专利侵权判定指南（2013）》（下称“北高专利侵权判定指南”）第127条规定，抵触申请不属于现有技术，不能作为现有技术抗辩的理由。但是，被诉侵权人主张其实施的是属于抵触申请的专利的，可以参照本指南第125条关于现有技术抗辩的规定予以处理（后该条在2017年的版本中修改为第142条，并增加了“现有设计”）；

《最高人民法院知识产权案件年度报告（2015）》摘要中，以（2015）民申字第188号“清洁工具”实用新型专利侵权具体案例，说明了抵触申请抗辩成立的条件。

 

 

二、抵触申请抗辩的适用标准

比较近几年最高法在类似案件上的判决，对于抵触申请抗辩的判断标准是逐渐明确的。

除上海高院明确指出“技术方案相同”外，无论最高法还是北高对于抵触申请抗辩的判断标准均是“参照现有技术抗辩的审查判断标准”。最高法现有技术抗辩的判断标准（最高法专利侵权司法解释第十四条）是“技术特征相同或者无实质性差异”；北高现有技术抗辩的判断标准（北高专利侵权判定指南第137、139条）是“被诉技术方案与现有技术相同或等同，或者是一项现有技术与公知常识的简单组合”。

（2013）民提字第225号提审民事判决书中：

“由于抵触申请能够破坏对比专利技术方案的新颖性，故在被诉侵权人以实施抵触申请中的技术方案主张其不构成专利侵权时，应该被允许，并可以参照现有技术抗辩的审查判断标准予以评判。ZL200520015446.8号实用新型专利是……未公开塞座的材料组成和塞盖处有密封垫片等技术特征。乐雪儿公司虽主张未公开的技术特征是本领域的公知常识和惯用手段，但并未举证证明。因此，ZL200520015446.8号实用新型专利并未完全公开被诉侵权产品的加工方法，乐雪儿公司以此来主张现有技术抗辩不能成立，本院不予支持。”

由上述判决似乎可以理解为如果乐雪儿公司能够证明未公开特征是本领域公知常识或惯用手段，则抵触申请抗辩就有可能成立。

然而，《最高人民法院知识产权案件年度报告（2015）》摘要中指出：

“被诉侵权人以其实施的技术方案属于抵触申请为由，主张不侵害专利权的，应当审查被诉侵权技术方案是否已被抵触申请完整公开。在该技术方案相对于抵触申请不具有新颖性时，抵触申请抗辩成立”。

根据上述表述，最高法确定了抵触申请抗辩需满足被诉技术方案“被完整公开”和“相对于抵触申请不具有新颖性”的标准。

随后的案件中，最高法对“完整公开”适用了较高的标准，例如：

福州百益百利诉上海挂点公司实用新型专利侵权案中，一审（2019）沪73知民初21号认定，抵触申请公开的结固式锚栓主要涉及三种组合方案，本领域普通技术人员通过阅读权利要求、说明书及附图，可以直接得出其包含金属杆上开设一组径向通孔，设置多支弹性U型件，多支U型件在通孔中插入方向相对的技术方案，因此抵触申请抗辩成立。二审（2021）最高法知民终1066号则认为抵触申请仅公开了构成结固式锚栓的金属杆上的每组径向通孔适配一支U型件的技术方案，并没有公开被诉侵权产品“每组径向通孔适配多支U型件”以及“多支U型件对穿通过一组径向通孔”的技术特征，因而抵触申请并未完整公开被诉技术方案，抵触申请抗辩不成立。

 

 

三、抵触申请/现有技术抗辩与无效决定的法律效力关系

在本文开头提及的（2024）最高法知民终778号二审判决书中，有这样一个情形：国家知识产权局作出的无效宣告审查决定中认定，涉案专利相对于抵触申请313U专利具有新颖性。而，二审判决认定被诉侵权技术方案落入权利要求保护范围，但依据313U专利的抵触申请抗辩成立，因而不构成专利侵权。

对于抵触申请抗辩成立与无效审查决定冲突的问题，二审判决给出的解释是：审查决定涉及涉案专利与313U专利之间的对比，而本案抵触申请抗辩为被诉侵权产品与313U专利之间的对比，二者对比得出的结论并不必然相同。

对此，笔者认为，从理论上说，无论是抵触申请抗辩还是现有技术抗辩，参与对比的技术方案确为被诉技术方案而非权利要求。然而，被诉产品或方法是包含所有细节的，作为被诉技术方案需要从中提取技术特征，毫无疑问，将依据涉案权利要求的技术特征来提取被诉技术方案的技术特征。在已认定被诉技术方案落入权利要求保护范围的情况下，上述判决中抵触申请抗辩成立与无效审查决定冲突的问题，笔者认为，应该是二审法院不认可无效审查决定的认定，但出于职权分离的现实要求，而不能直接就无效审查决定发表意见。

以上情形也提醒我们，即便无效决定中可能存在对无效请求人不利裁决，在专利侵权的民事诉讼中采用相同证据的现有技术/抵触申请抗辩依然存在获得法院支持的可能性。